Saturday, 10 September 2011

Coca Cola versus Cocaine: sentencia del primer round en Chile

En Chile está teniendo lugar una disputa marcaria por el registro de la marca "Cocaine"
En el 2010 la empresa Redux Beverages LLC. de Estados Unidos solicitó registro de la denominación "Cocaine" con cobertura para clase 32 (bebidas energéticas, solicitud 918449) y clase 33 (licores, y bebidas energéticas que contengan alcohol, solicitud 918450). Coca Cola Company se opuso a ambos registros basada en los artículos 19 y 20 letras f) y k) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI). Por su parte el INAPI, haciendo uso de sus facultades oficiosas de la fase administrativa formuló también observaciones de fondo basado en los artículos 19 y 20, letras e), f) y k) de la misma ley. El solicitante contestó sólo la oposición para la solicitud clase 32 y no se recibió a prueba la causa, vale decir, no se estimó que hubiera hechos que probar, bastando la aplicación del estándar legal.
Tratándose de dos solicitudes diferentes la disputa se ha resuelto mediante dos fallos de idéntica factura en su parte resolutiva que, en síntesis, rechazaron ambos registros. Se resolvió, acogiendo las oposiciones basadas en el art. 20 f),  que "Cocaine" significa "Cocaína" en inglés, término referido a una droga adictiva que se obtiene de las hojas de coca, lo que puede llevar a los consumidores a incurrir en errores o confusiones respecto del género y naturaleza de los productos. Se acogieron, además, las oposiciones basadas en la letra k) del mismo artículo considerando que la Cocaína es una sustancia prohibida por ley y, por lo tanto, resulta una expresión que atenta contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que no procede conceder su uso exclusivo y excluyente. Termina ratificando sus observaciones de oficio sobre los mismos literales anteriores y reconsidera su observación de la letra e) de genericidad, dejándola sin efecto.

El solicitante dedujo recurso de apelación respecto de la sentencia de la solicitud para clase 32, quedando firme el otro fallo de rechazo de registro para la clase 33.

Por su interés, las sentencias merecen algunas consideraciones: En cuanto a los requisitos de forma, tratándose de fallos judiciales deben someterse al estándar del art. 170 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento a la decisión, vale decir, desarrollar los razonamientos que determinen el fallo y contener las normas legales o principios de equidad del mismo, además de comprender en su resolución todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en juicio.

La sentencia de la solicitud clase 32 no contiene una ponderación razonada de las excepciones o defensas opuestas por el solicitante, pretiriéndolas, pues no basta reseñarlas en lo expositivo, sino que la ley exige referirse al contenido de la defensa frente a la demanda de oposición, valorativamente.

La mención de ilegalidad de la sustancia Cocaína, como base para la aplicación de una causal legal de irregistrabilidad, requiere de una mención expresa en el fallo de tal fundamento (correspondiente, en rigor, al articulado de la Ley 20.000 que sustituye a la ley N°19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su reglamento), no bastando la presunción de derecho sobre conocimiento de la ley para cumplir con el requisito formal, pues no se trata aquí de la prueba del derecho, sino de fundamentación jurídica de la sentencia. 

En cuanto al fondo, la aplicación conjunta de dos o más causales de irregistrabilidad sobre una misma solicitud es cuestión aceptada en la jurisprudencia marcaria, no obstante que en determinados casos tal yuxtaposición puede implicar un conflicto lógico o de doble sanción, si se estima, en última ratio, a la declaración de irregistrabilidad como tal. Lógicamente, para negar un registro, una solicitud puede incurrir en una sola causal prohibitiva y quedar fuera del amparo marcario. En tal caso, es condición suficiente que un signo, por ejemplo, sea declarado contrario al orden público para excluirlo y así debe argumentarse en el fallo de rechazo.

Si además se considera que el signo como tal puede quedar afectado simultáneamente por otras causales, como generar confusión en cuanto al género o naturaleza del producto en los consumidores, el signo, ya impedido de ingresar al sistema por la primera causal, no tendría lógicamente que ser impedido nuevamente, bastando la primera de ellas. Algunas hipótesis de subsunción (de especie a género) a veces deben ser invocadas, en oposiciones y fallos, en mero abundamiento por defectos de técnica legislativa, que no deberían afectar la validez de la justificación final. Aún así, es discutible la invocación de causales que son lógicamente incompatibles en su justificación normativa aún cuando, en definitiva,  conduzcan al mismo fin : negar el derecho de exclusiva. Así ocurre al afirmar, por ejemplo, que un signo no es registrable por ser contrario al orden público económico y, a la vez, que pueda causar confusión en el mercado al cual, por ser contrario a sistema, le estaría vedado ingresar. De alguna forma se puede sostener que se sanciona al requirente dos veces por el mismo hecho. 

De contrario, es plausible afirmar que el rechazo al registro es uno solo, contenido como tal en la parte resolutiva de la sentencia definitiva condenatoria (que prohíbe registrar), siendo las causales invocadas meras consideraciones legales para apoyar el impedimento (art. 22 inciso final LPI) que no se anulan lógicamente (y no es pasible de casación formal) y que además, no hay tal sanción, pues el rechazo no es una pena ni un mal en sí mismo. 

No obstante, si se mira desde el punto de vista de la nulidad registral (art. 20 de la ley chilena), que esencialmente es la discusión de la irregistrabilidad ex post registro por idénticas causas, se aprecia que al aplicarse una causal de nulidad (originaria, es decir, existente al momento del registro) no podría anularse dos veces por distintas normas prohibitivas infringidas, que es de lo que trata la nulidad: subsanar un vicio, y eliminar un registro que no debió efectuarse por impedimento legal. De esa forma se anula el registro, como acto viciado de invalidez, con la primera de las causales afectatorias, luego de lo cual el acto, como tal, desaparece como fenómeno jurídico, quedando como un mero hecho. En tal caso se trata de una sentencia declaratoria de un vicio originario, subsanable por prescripción extintiva de la acción (salvo mala fe), lo que permitiría diferenciar la sentencia de oposición de la de nulidad en sus diferentes naturalezas y, en definitiva, diferentes modos de impugnación de fondo. Adviértase que un signo no susceptible de domino marcario puede ser usado en el mercado sin exclusividad, lo que generará otro tipo de consecuencias extra marcarias, sobre todo tratándose de signos que han sido considerados contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres.

Finalmente, la sentencia declara irregistrable un signo por contener una denominación que es una palabra inglesa (Cocaine) que traducida al castellano está incluida en un catálogo de sustancias absolutamente prohibidas (tanto en  producción como consumo). En base a esa fundamentación, toda denominación que mutatis mutandi se refiera a productos o servicios  ilegales, conforme el ordenamiento jurídico chileno, sería contraria a la moral, las buenas costumbres y el orden público, estándares de naturaleza al menos controvertida. Esta interpretación judicial de una causal basada en consideraciones de moral pública, con todos sus matices y profundidades, abre un amplio espectro de signos que por analogía pueden caer en causales de irregistrabilidad, discutibles en sede oposición como en sede nulidad, vigentes los plazos prescriptivos. En todo caso, el mal gusto no es causal de irregistrabilidad.


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