Tuesday, 6 March 2012

Primer Registro de Marca de Certificación en Chile y su existencia normativa


El 5 de marzo de 2012 el INAPI ha otorgado la primera Marca de Certificación concedida en Chile, consistente en el "SELLO PROPYME" del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (su titular), y que tiene por objeto garantizar mejores condiciones para las empresas de menor tamaño del país. El sello se le entregará a las grandes entidades que cumplan con pagar a sus proveedores empresas de menor tamaño en un plazo máximo de 30 días corridos (naturales). Todas las empresas que adquieran este sello serán publicadas en la página http://www.sellopropyme.gob.cl/.

Según informó el Director de INAPI, Maximiliano Santa Cruz, “esta Marca de Certificación es una herramienta que permite diferenciar aquellas empresas que tienen buenas prácticas en beneficio de nuestras pymes. Quienes quieran utilizar este signo pueden analizar su reglamento, que se encuentra disponible en nuestras oficinas”, subrayando la importancia de fomentar su uso, junto con las Indicaciones Geográficas (I.G.), Denominaciones de Origen (D.O.) y Marcas Colectivas.


En este marco, el Ministerio de Economía, a través de INAPI, trabaja en una serie de iniciativas que buscan fomentar el uso de estos signos distintivos que se encuentran dentro de la Ley de Propiedad Industrial. “Estas herramientas revisten gran importancia para lograr mejores niveles de posicionamiento dentro del mercado nacional e internacional, aumentar niveles de eficiencia productiva entre los pequeños y grandes productores y, por supuesto, beneficiar a los consumidores finales, quienes adquieren productos que poseen estándares de calidad y seguridad mayor", puntualizó Santa Cruz.

A propósito de este acto administrativo (de especial interés para las Pymes), es oportuno revisar algunos aspectos relevantes de esta clase de signos distintivos, y su actual vigencia normativa en Chile, materia que ya fue abordada críticamente en su día en un conocido blog chileno sobre propiedad industrial.

La expresión "Marca de Certificación" (llamada también marca de garantía) está referida a un concepto que no es uniforme ni goza de general aceptación en el derecho marcario comparado, cuyos contornos se confunden en algunas ocasiones con las marcas colectivas.

Conceptualmente, una marca de certificación, en sentido amplio (según el estándar OMPI), es un signo distintivo susceptible de representación gráfica destinado certificar que determinados productos o servicios cumplen con ciertas normas relativas a la calidad, los materiales o el modo de fabricación, o bien, certifican que el prestador de los servicios o el fabricante de los productos ha cumplido con ciertas normas, o que pertenece a determinada organización o asociación o que son originarios de un cierto punto geográfico. Este signo, dependiendo del Estado que los reconozca, puede ser usado por todo aquel que cumpla los requisitos para su uso, o bien que su uso quede supeditado a la autorización dada por el titular (que no necesariamente es colectivo). En el caso de las marcas colectivas usualmente -aunque no exclusivamente- su uso queda restringido a aquél que la colectividad titular determina, según sea la concepción que de la marca colectiva se tenga en el Estado respectivo. La diferencia entre ambos signos, en definitiva, puede estar dada por el telos de cada uno: certificar el cumplimiento de una norma o estándar -la de certificación-, o bien la pertenencia a una asociación con un fin identificatorio determinado -la colectiva-.

A nivel normativo, el Convenio de la Unión de París de 1883 no define a estos tipos de signos -de certificación y colectivos- y se limita en su artículo 7bis (incorporado en el Adpic en el art. 2.1.) a establecer que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las "marcas colectivas". Esta disposición garantiza el registro y la protección de las marcas colectivas en los países distintos al país de constitución de la asociación titular de dicha clase de marca, lo que significa que aunque la respectiva asociación no se haya constituido con arreglo a la legislación del país donde se reclama protección, ese solo hecho no es razón para denegarla. Además, establece expresamente el derecho de cada Estado miembro a aplicar sus propias condiciones de protección y a rehusar a ella si la marca colectiva es contraria al interés público. Sobre las marcas de certificación el Convenio de París guarda silencio.

Respecto del sistema de signos distintivos chilenos, en la última versión de la ley 19.039 que regula la propiedad industrial (recién modificada por implementación del PCT y TLT), contiene una sola norma que hace referencia (en términos muy amplios) a las marcas que pueden ser usadas colectivamente, y es el art. 19 bis:

"[E]n el caso que se solicite el registro de una marca a favor de dos o más titulares, éstos, actuando de consuno, podrán requerir que se registre también un reglamento de uso y control de la misma, que será obligatorio para los titulares e inoponible para terceros. En este caso, los comuneros podrán renunciar al derecho a pedir la partición de la comunidad por un período determinado o indefinidamente.[referido a una comunidad dominical de derecho común, de varios copropietarios del bien inmaterial].

El Departamento podrá objetar el registro del reglamento, en caso que contenga disposiciones ilegales o que induzcan a error o confusión al público consumidor.

El reglamento de uso y control deberá presentarse junto a la solicitud de marca y se resolverá conjuntamente. El Departamento podrá hacer observaciones, hasta antes de dictar la resolución definitiva, las que deberán ser corregidas en un plazo máximo de sesenta días.

El incumplimiento por parte de alguno de los comuneros de las normas previstas en el reglamento de uso y control, dará acción a cualquiera de los demás comuneros para solicitar el cumplimiento forzoso y/o la indemnización de perjuicios conforme a las normas del Título X de esta ley.

Con igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas. [referido a la aplicación de las normas regulatorias de la comunidad dominical común a un marca que pueda ser usada colectivamente, con limitación de cesibilidad]."


Por su parte el Reglamento de ejecución de la Ley (pronto a ser reformado) guarda silencio sobre esta clase de signos.

Frente a este escenario normativo, el INAPI en un esfuerzo loable por colmar el vacío, dictó la Circular Nº 9 de 15 de noviembre de 2011, que "Informa sobre el registro de marcas y certificación", mediante un articulado donde sobre la base del artículo 19 bis, informa primero sobre marcas colectivas, en segundo lugar sobre las marcas de certificación, posteriormente agrega un tercer acápite sobre disposiciones comunes, para clausurar el texto con una cuarto acápite sobre su vigencia desde su publicación en el Diario Oficial. 

Así las cosas, la cuestión puede reducirse a dos interrogantes: ¿tienen reconocimiento legal las marcas de certificación en Chile? y, en su caso, ¿es posible colmar una laguna normativa mediante una circular administrativa?.

Sobre el reconocimiento legal, y sin necesidad de buscar la llamada naturaleza (dentro de la dimensión jurídica) de la "Marca de Certificación" (y de paso de la "Marca Colectiva"), sea que se entienda como un derecho personal de exclusiva con un jus prohibendi de carácter general (como obligación de no hacer), sea como un derecho real sobre bienes inmateriales, o como quiera conceptualizarse, una cuestión menos abstracta es determinar si el ordenamiento jurídico chileno la considera un nomen juris, vale decir, como un conector lingüístico entre ciertos antecedentes de hecho con sus consecuentes jurídicos. 

Y al respecto existe un solo inciso (art. 19 bis in fine), en que sin mayores distinciones reglamenta bajo un solo concepto que "[c]on igual procedimiento y efectos podrá registrarse una marca para ser usada colectivamente, con la finalidad de garantizar la naturaleza o cualidad de determinados productos o servicios. En este caso, la marca no podrá ser cedida a terceras personas". Más allá de este texto, la ley no contiene ninguna otra mención al respecto, limitándose a expresar literalmente que una marca no sólo puede ser propiedad de varios (en un régimen de condominio común) sino que ser usada de la misma forma (por una misma agrupación de individuos sujetos facultativamente a un reglamento) con el fin de garantizar la naturaleza (origen) o cualidades de ciertos productos o servicios, siendo en tal caso intransferible a terceros. Así, con la sola  interpretación gramatical de la norma, no es posible sostener que con las propiedades de dicho enunciado se esté refiriendo al término "Marca de Certificación" y/o a la expresión "Marca Colectiva" (al menos en su sentido doctrinario), y que como tales, tengan pleno reconocimiento autónomo en el ordenamiento jurídico chileno.

Por lo tanto, se plantean dos problemas: uno de interpretación de la norma para su recta aplicación (que parece referirse sólo a un tipo de marca -la llamada colectiva-) y otro de integración normativa, destinada a llenar el vacío. Y al parecer ambos objetivos -interpretativo e integrador- con buena voluntad han querido ser cumplidos mediante la Circular Nº9, que claramente distingue y define dos tipos o categorías jurídicas de marcas a partir de una frase, en un esfuerzo que sólo puede tener asidero en el principio de legalidad. 

En definitiva, ¿tiene fuerza vinculante la circular informativa, capaz de colmar el vacío legal o al menos interpretar la norma legal en un sentido extensivo?. La respuesta está en la fuente y procedimiento generativo de la norma y la disposición normativa (Circular), que implica que su legalidad está limitada -según expone su propio tenor y antecedentes- a la función de difusión y prestación de servicios a los usuarios del art. 3 d) de la ley 20.254 que creó el INAPI para la administración y atención de los servicios de propiedad industrial conforme las leyes sobre la materia y para promover la protección y difundir el acervo tecnológico (art.2 de la misma ley), todo con relación al art. 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que en lo medular dispone que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, de manera tal que [t]odo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.


En todo caso, con buena voluntad, y más allá de la ilegalidad del verdadero fin regulatorio de la Circular Informativa (que incluso excede el texto legal, generando falsas antinomias), el art. 19 bis de la ley parece ser suficiente para admitir la validez de una pretensión marcaria requerida al Instituto como órgano público, como la recién concedida. Así, apoyada en su solo texto legal, y más allá del problema terminológico del concepto, es legalmente admisible una pretensión no necesariamente colectiva, aunque de uso colectivo, sobre un signo bajo reglamento de uso de carácter facultativo, no enajenable a terceros, destinado a garantizar la naturaleza o cualidades de bienes o servicios determinados, que conforme el devenir de las reformas incursas es muy necesario y esperable que sea asumido con mejor técnica legislativa, para bondad del sistema.

Fuente de la noticia: Comunicado de Prensa INAPI (Marcela Díaz Oviedo, Jefa Comunicaciones Institucionales)

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