IMPI VS REPUVE: DE LOS EXCESOS AL ABSURDO JURÍDICO

Durante décadas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI), se caracterizó por ser una institución transparente y de gran reconocimiento por sus criterios al momento de emitir resoluciones, que robustecían la generación de tesis y jurisprudencia en los Tribunales Federales.

Es así que incluso llevó a buen puerto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación temas trascendentes como la primer Controversia Constitucional en materia de Denominaciones de Origen de México, protegiendo a los productores de chile habanero la península de Yucatán.

Sin embargo, tal parece que algo se rompió en la actual administración, ya que desde el inicio de este periodo son muchas las voces que desde diversos medios de circulación nacional (aquí y aquí) e internacional (aquí) han acusado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de favorecer a ciertos despachos y abogados con diversas resoluciones en materia de marcas y patentes.

Lo cierto es que, desde nuestra perspectiva, esas voces parecen llevar un cierto grado de verdad al presenciar asuntos como el que se contiene en el PC 1454/2015 (N-385) 11933 en el que se resuelve una acción de nulidad “de oficio”, y lo pongo entre comillas porque son contados los asuntos que el IMPI toma como oficiosos.

La marca REPUVE propiedad de un particular, desde 2009 ha venido ganándole todas las instancias a la Secretaría de Gobernación hasta lograr la firmeza de esas sentencias ante Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, a finales del 2015 el IMPI inició de manera oficiosa una nueva acción de nulidad de la marca reproduciendo prácticamente los argumentos y contenido de los procedimientos contenciosos y juicios previamente resueltos.

Al tratarse de las mismas partes, misma marca a anular e incluso los mismos argumentos, cualquier abogado promovería acciones para hacer valer la “COSA JUZGADA” o el principio “NON BIS IN IDEM”; sin embargo el IMPI de forma ruin, se desmarcó señalando que aún cuando la acción de nulidad la inicio la misma actora de los juicios anteriores, es decir, la Secretaría de Gobernación, ellos como autoridad la admitieron de forma oficiosa y por ello se asumen como actores, rompiendo esa identidad de partes.

Dicho esto, el IMPI se convierte en actor y autoridad resolutoria en un procedimiento totalmente ilegal, ya que, repito, el IMPI se asume como Juez y Actor a la vez, por lo que obviamente se resuelve a favor en menos de un mes un recurso que dilata generalmente entre 8 meses y un año.

Sin embargo, lo verdaderamente grave y absurdo de la situación recae en el fundamento de su declaración oficiosa de nulidad, en la que van más allá de la Ley y de la lógica y expresamente señalan que el REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR es una ORGANIZACIÓN referida por una ASOCIACIÓN DE PERSONAS REGULADA POR UN CONJUNTO DE NORMAS EN FUNCIÓN DE FINES DETERMINADOS.

Esto lo sostiene el IMPI aún y cuando el legislador permanente en la Ley del Registro Público Vehicular vigente, expresamente define al Registro Público Vehicular como:

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.

El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.”

“Artículo 7.- El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las Entidades Federativas y los sujetos obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.”

Es decir que el IMPI, en su exceso y absurdo proceder, otorga personalidad jurídica a un “instrumento de información” que se compone por bases de datos, lo que a todas luces constituye un fraude a la ley, y atenta contra el Estado de Derecho al atribuirse facultades legislativas que no son propias de un organismo público descentralizado.

Así de crítica está la situación en el IMPI, por lo que ahora deberán pronunciarse la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y su caso los Tribunales Federales. Estaremos atentos.

* Nuevamente, como ya lo hicimos en nuestro post del 23/11/2015, invitamos a nuestros amigos del IMPI para que nos contacten y expongan su versión sobre este asunto.

Post preparado por Hugo Alday (Alhen Abogados) y publicado previamente en Lvcentinvs. 

Colombia: Modifica normativa de Propiedad Industrial por vía administrativa

Aunque las celebraciones del Día Mundial de la Propiedad Industrial pueden dejar poco margen a cuestiones técnicas, alguna información de índole normativa admite ser transmitida. 

En Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la Resolución 21447 de 11 de abril de 2011 por la cual se modifican los Títulos X y XI de la Circular Única de dicha Superintendencia.

La norma administrativa contiene una serie completa de modificaciones principalmente, aunque no exclusivamente, de índole formal que principian por modificar la Reglamentación del Régimen relativo a Idioma y medidas; forma y presentación de documentos; poderes; inconsistencias en la solicitud: Duda razonable;  Asignación de fecha de presentación de solicitudes; Inscripciones:Cambios de Titular; Cambio de Nombre, Domicilio,  Dirección y demás afectaciones del Registro; Licencia; Corrección de errores respecto de títulos; Modificaciones y Correcciones a solicitudes en trámite; Solicitantes, División de Solicitudes; Oposiciones; Formularios para solicitud de reducción de tasas; y Audiencia de Facilitación.

Regula además las Patentes de Invención; Esquemas de trazado de los Circuitos integrados; Diseños Industriales; Marcas (donde se adoptó el sistema multiclase), Lemas comerciales y Denominaciones de Origen. 

Comienza a hacer aplicable la 10º Edición del Clasificador de Niza a partir del 13 de abril; y establece normas de aplicación de PCT, tales como, número de copias de la solicitud; fecha de presentación y efectos de la solicitud internacional; solicitudes internacionales consideradas retiradas; entrada a fase nacional; moneda y valor de pago de tasas y formularios.

Fuente: mr-propiedadintelectual.blogspot.com.es (Mónica Restrepo) / http://www.sic.gov.co

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Marcas y libre competencia: el caso Agave mexicano

Un nuevo episodio jurídico en la batalla del agave en México ha tenido lugar recientemente. En efecto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) resolvió en su Dictamen Total (No final) que registrar la palabra agave como marca estableciendo derechos de uso exclusivo para el tequila, mezcal y bacanora daría ventajas a las empresas que cuentan con denominación de origen, excluyendo del mercado las elaboradas con agaves de otro tipo. 

El anteproyecto remitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en tal sentido plantea que su objetivo es controlar la calidad e integridad de estos productos en el mercado y evitar la competencia desleal. Sin embargo, la Comisión consideró que si bien la iniciativa no prohíbe la entrada de competidores que quieran elaborar bebidas a partir de plantas que forman parte del género agave estarían en desigualdad de circunstancias, al no poder ostentar la palabra que identifique al producto, dificultando su comercialización.

"Se reconoce el esfuerzo llevado a cabo por el IMPI para buscar medidas y mecanismos que ayuden a proteger a la industria de las bebidas alcohólicas elaboradas con agave. No obstante, podría estar resolviendo sólo una parte de la problemática detectada, ya que al declarar la marca agave como marca y otorgar su uso exclusivo para las bebidas con DO, efectivamente dejaría fuera del mercado a las bebidas simuladas, pero a la vez afectaría considerablemente al mercado de las bebidas genéricas, al no permitir que éstas pudieran ostentar que están producidas de agave", dice la Cofemer.

Además, la restricción ampliaría la brecha entre los productores, al mermar los incentivos para continuar utilizando las especies disponibles como materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el documento "Dictamen Total (No Final) del anteproyecto denominado Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en tequila, mezcal", enviado por la Cofemer, esta declaratoria podría no ser el mejor mecanismo para resolver la competencia desleal derivado del uso de la marca "Agave" a bebidas que carecen de una Denominación de Origen (DO). La Cofemer solicitó al IMPI tome en cuenta las opiniones de otros sectores involucrados, como los productores de bebidas genéricas, ya que no fueron consultados para la elaboración del anteproyecto.

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) recomendó no aprobar el anteproyecto, en virtud de que afectaría el proceso de libre competencia y libre concurrencia, además de que dañaría la eficiencia de los mercados. Este organismo informó que de aprobarse se sentaría un precedente que facilitaría la emisión de otras declaratorias para regular, como marcas nombres y palabras de uso común que se utilicen para designar algún producto como agua, pan, uva. “La medida propuesta equivaldría a establecer la palabra ‘uva’ como marca para bebidas que cuenten con denominación de origen cognac e impedir que el brandy o vinos de mesa utilicen este vocablo”, precisó la Cofeco.

Asimismo, el órgano regulador expuso que la presencia de los licores y destilados de agave genera una presión competitiva con las bebidas alcohólicas de denominación de origen, al incrementar las opciones de compra y reducir los precios, en beneficio del consumidor. Así, la aprobación “lejos de eliminar las distorsiones, limitaría la competencia, pues generaría ventajas exclusivas, barreras de entrada y falta de información veraz”.

La Cofemer propuso al IMPI hacer la distinción entre bebidas genéricas, y aquellas que ostentan estar elaboradas con agave, sin estarlo, y analizar si la falta de implementación de una regulación sobre información comercial y métodos de prueba a las genéricas, contribuiría a solucionar la problemática.

El instituto basó su anteproyecto en denuncias de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) por la comercialización de productos destilados de agave que no cumplen las denominaciones de origen tequila, mezcal y bacanora, generando confusión en los consumidores.

La iniciativa, propuesta el 17 de octubre de 2011, fue apoyada por representantes del CNIT, el Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, el Consejo Mexicano del Agave, el Sistema Producto Agave y grandes empresas, entre ellas Casa Cuervo, Tequila Sauza y Tequila Don Julio.

Fuente: http://www.cronica.com.mx/

Política y derecho de marcas en Ecuador

En Ecuador está teniendo lugar un interesante asunto relacionado con signos distintivos y política. El gobierno ecuatoriano ha solicitado ante el IEPI  el registro como marca de las expresiones "30S", "30-S" y "Prohibido olvidar". Estas palabras están relacionadas con sucesos político-policiales respecto de los cuales Eduardo Arcos (bloguero de Ecuador) sugirió que se utilizara #30S en la red social Twitter. Su propuesta de denominación de los sucesos se basó en la confusión al comunicar la información referente a lo que estaba pasando al momento de los hechos, y tanto la ciudadanía como el Gobierno de ese país la adoptaron como el término de uso común. En su opinión el registro de la marca por parte del Gobierno sienta un precedente peligroso,"en el que si se hace una opinión o se crea un movimiento usando esas siglas, haya más peso legal para ir en contra de ello". Puntualizó que no ha presentado oposición al IEPI, pues "estar fuera del país complica bastante el proceso. He intentado por varias vías iniciar el proceso y estoy en contacto con abogados intentando decidir el mejor curso de acción", concluyó.

La oposición al registro fue presentada por el legislador Andrés Páez, quien sostiene que la autoría y propiedad intelectual de la expresión "Prohibido olvidar" corresponde al cantautor panameño Rubén Blades y que por lo tanto es de propiedad ajena, que no puede ser objeto de apropiación por parte del Gobierno ya que violaría el art. 5 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

En cuanto a "30S", Páez sostiene que "la petición es insólita puesto que equivale a que en España se pretenda registrar la denominación "11M", que alude a la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004; o que en los EEUU registren "9-11" en relación a los atentados del 11 de septiembre de 2001".

En la red, desde el martes recién pasado circula una petición para evitar el registro como marca de la expresión "30S". A través de la plataforma actuable.com, se pide a los usuarios que suscriban una carta dirigida al presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Andrés Ycaza, en la que solicitan que se niegue el registro tramitado por la Presidencia. La acción promovida por Ecuador30S, un grupo que actualmente desarrolla un documental sobre el papel de las redes sociales el 30 de septiembre de 2010, pretende recoger al menos 1000 firmas.  

Fuente: www. hoy.com.ec /andes.info.ec/ elcomercio

SAPI toma posición sobre transferencias de marcas venezolanas a empresas extranjeras

Mediante un comunicado de prensa oficial, el Director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi) de Venezuela, José Villalba resaltó que marcas venezolanas clásicas están siendo transferidas a inversores extranjeros con la finalidad, "de obtener dólares mediante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)" pues al no ser dueñas de la marca, las compañías venezolanas deben pagar por su utilización, según informó.

 

En el comunicado de prensa reseñó que las Empresas Polar, de alimentos y bebidas, ha vendido desde 2004 casi todas sus marcas a firmas no venezolanas, entre las cuales está Harina P.A.N. que data de 1960 y que hoy pertenece a la compañía canadiense Deutsche Transnational Trustee Corporation (DTTI) que también adquirió la marca Polar de Cervecería Polar. El mismo funcionario informó que el diario El Universal, fundado hace 102 años en Venezuela, también es una marca propiedad de DTTI. Pampero, marca de ron que pertenecía a Industrias Pampero, y Cacique, que era de Licorerías Unidas, pasaron a ser propiedad de R & A Bailey And Co., domiciliada en Irlanda, dueños de la marca Baileys. Entre los ejemplos citados por Villalba también se encuentra la marca de calzado infantil Pocholín, antes propiedad de calzados Doria C.A., que figura actualmente como propiedad de Invercentro, C.A., con sede en Panamá.

El funcionario concluyó en su comunicado que es necesario reformar la normativa sobre esta materia para regular este tipo de prácticas comerciales.

Fuente: Agencia Venezolana de Noticias 

Coca Cola versus Cocaine: sentencia del primer round en Chile

En Chile está teniendo lugar una disputa marcaria por el registro de la marca "Cocaine". 

En el 2010 la empresa Redux Beverages LLC. de Estados Unidos solicitó registro de la denominación "Cocaine" con cobertura para clase 32 (bebidas energéticas, solicitud 918449) y clase 33 (licores, y bebidas energéticas que contengan alcohol, solicitud 918450). Coca Cola Company se opuso a ambos registros basada en los artículos 19 y 20 letras f) y k) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI). Por su parte el INAPI, haciendo uso de sus facultades oficiosas de la fase administrativa formuló también observaciones de fondo basado en los artículos 19 y 20, letras e), f) y k) de la misma ley. El solicitante contestó sólo la oposición para la solicitud clase 32 y no se recibió a prueba la causa, vale decir, no se estimó que hubiera hechos que probar, bastando la aplicación del estándar legal.

Tratándose de dos solicitudes diferentes la disputa se ha resuelto mediante dos fallos de idéntica factura en su parte resolutiva que, en síntesis, rechazaron ambos registros. Se resolvió, acogiendo las oposiciones basadas en el art. 20 f),  que "Cocaine" significa "Cocaína" en inglés, término referido a una droga adictiva que se obtiene de las hojas de coca, lo que puede llevar a los consumidores a incurrir en errores o confusiones respecto del género y naturaleza de los productos. Se acogieron, además, las oposiciones basadas en la letra k) del mismo artículo considerando que la Cocaína es una sustancia prohibida por ley y, por lo tanto, resulta una expresión que atenta contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que no procede conceder su uso exclusivo y excluyente. Termina ratificando sus observaciones de oficio sobre los mismos literales anteriores y reconsidera su observación de la letra e) de genericidad, dejándola sin efecto.

El solicitante dedujo recurso de apelación respecto de la sentencia de la solicitud para clase 32, quedando firme el otro fallo de rechazo de registro para la clase 33.

Por su interés, las sentencias merecen algunas consideraciones: En cuanto a los requisitos de forma, tratándose de fallos judiciales deben someterse al estándar del art. 170 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento a la decisión, vale decir, desarrollar los razonamientos que determinen el fallo y contener las normas legales o principios de equidad del mismo, además de comprender en su resolución todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en juicio.

La sentencia de la solicitud clase 32 no contiene una ponderación razonada de las excepciones o defensas opuestas por el solicitante, pretiriéndolas, pues no basta reseñarlas en lo expositivo, sino que la ley exige referirse al contenido de la defensa frente a la demanda de oposición, valorativamente.

La mención de ilegalidad de la sustancia Cocaína, como base para la aplicación de una causal legal de irregistrabilidad, requiere de una mención expresa en el fallo de tal fundamento (correspondiente, en rigor, al articulado de la Ley 20.000 que sustituye a la ley N°19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su reglamento), no bastando la presunción de derecho sobre conocimiento de la ley para cumplir con el requisito formal, pues no se trata aquí de la prueba del derecho, sino de fundamentación jurídica de la sentencia. 

En cuanto al fondo, la aplicación conjunta de dos o más causales de irregistrabilidad sobre una misma solicitud es cuestión aceptada en la jurisprudencia marcaria, no obstante que en determinados casos tal yuxtaposición puede implicar un conflicto lógico o de doble sanción, si se estima, en última ratio, a la declaración de irregistrabilidad como tal. Lógicamente, para negar un registro, una solicitud puede incurrir en una sola causal prohibitiva y quedar fuera del amparo marcario. En tal caso, es condición suficiente que un signo, por ejemplo, sea declarado contrario al orden público para excluirlo y así debe argumentarse en el fallo de rechazo.

Si además se considera que el signo como tal puede quedar afectado simultáneamente por otras causales, como generar confusión en cuanto al género o naturaleza del producto en los consumidores, el signo, ya impedido de ingresar al sistema por la primera causal, no tendría lógicamente que ser impedido nuevamente, bastando la primera de ellas. Algunas hipótesis de subsunción (de especie a género) a veces deben ser invocadas, en oposiciones y fallos, en mero abundamiento por defectos de técnica legislativa, que no deberían afectar la validez de la justificación final. Aún así, es discutible la invocación de causales que son lógicamente incompatibles en su justificación normativa aún cuando, en definitiva,  conduzcan al mismo fin : negar el derecho de exclusiva. Así ocurre al afirmar, por ejemplo, que un signo no es registrable por ser contrario al orden público económico y, a la vez, que pueda causar confusión en el mercado al cual, por ser contrario a sistema, le estaría vedado ingresar. De alguna forma se puede sostener que se sanciona al requirente dos veces por el mismo hecho. 

De contrario, es plausible afirmar que el rechazo al registro es uno solo, contenido como tal en la parte resolutiva de la sentencia definitiva condenatoria (que prohíbe registrar), siendo las causales invocadas meras consideraciones legales para apoyar el impedimento (art. 22 inciso final LPI) que no se anulan lógicamente (y no es pasible de casación formal) y que además, no hay tal sanción, pues el rechazo no es una pena ni un mal en sí mismo. 

No obstante, si se mira desde el punto de vista de la nulidad registral (art. 20 de la ley chilena), que esencialmente es la discusión de la irregistrabilidad ex post registro por idénticas causas, se aprecia que al aplicarse una causal de nulidad (originaria, es decir, existente al momento del registro) no podría anularse dos veces por distintas normas prohibitivas infringidas, que es de lo que trata la nulidad: subsanar un vicio, y eliminar un registro que no debió efectuarse por impedimento legal. De esa forma se anula el registro, como acto viciado de invalidez, con la primera de las causales afectatorias, luego de lo cual el acto, como tal, desaparece como fenómeno jurídico, quedando como un mero hecho. En tal caso se trata de una sentencia declaratoria de un vicio originario, subsanable por prescripción extintiva de la acción (salvo mala fe), lo que permitiría diferenciar la sentencia de oposición de la de nulidad en sus diferentes naturalezas y, en definitiva, diferentes modos de impugnación de fondo. Adviértase que un signo no susceptible de domino marcario puede ser usado en el mercado sin exclusividad, lo que generará otro tipo de consecuencias extra marcarias, sobre todo tratándose de signos que han sido considerados contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres.

Finalmente, la sentencia declara irregistrable un signo por contener una denominación que es una palabra inglesa (Cocaine) que traducida al castellano está incluida en un catálogo de sustancias absolutamente prohibidas (tanto en  producción como consumo). En base a esa fundamentación, toda denominación que mutatis mutandi se refiera a productos o servicios  ilegales, conforme el ordenamiento jurídico chileno, sería contraria a la moral, las buenas costumbres y el orden público, estándares de naturaleza al menos controvertida. Esta interpretación judicial de una causal basada en consideraciones de moral pública, con todos sus matices y profundidades, abre un amplio espectro de signos que por analogía pueden caer en causales de irregistrabilidad, discutibles en sede oposición como en sede nulidad, vigentes los plazos prescriptivos. En todo caso, el mal gusto no es causal de irregistrabilidad.

Textos completos: sentencia sobre solicitud clase 32 y sentencia sobre solicitud clase 33.