Una
reciente Decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI resolvió que el dominio Youtube.com.pe registrado en Perú (registrador: Red Científica Peruana
NIC.PE) no sea cancelado ni pase a nombre del demandante Google Inc, quedando en poder de su actual titular, la empresa "googel" (sic) ltd. domiciliada en China. De esta forma Google, dueña del famoso Youtube.com sufre un revés en su reclamación en sede OMPI.
La reclamación de Google Inc. (que no fue respondida por la demandada) se basó en sus registros marcarios de EE.UU., Perú, Argentina, Colombia, España y en la Unión Europea; en el hecho de ser titular del mundialmente famoso portal de internet youtube.com, con dominio registrado desde el 2005; en el registro y uso de mala fe del titular chino; y en la Política, el Reglamento, las normas generales y principios de derecho que sean aplicables, dentro de los que se encuentran los Tratados suscritos por el Perú, como la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929
(Convención de Washington), de la cual el Perú y los Estados Unidos de América son países miembros.
La Experta resolvió rechazar la reclamación de Google teniendo en consideración la
"Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" aprobada el 26 de agosto de 1999 (Política), su
Reglamento (1999) y su Reglamento Adicional (2009) y las normas generales y principios generales del derecho aplicables al caso. De acuerdo a lo dispuesto en la Política (párrafo 4.a.), las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia de un nombre de dominio a la reclamante (Google) son las siguientes:
“[1.] El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:
a. Marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que el reclamante tenga derechos; o b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú; o c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú; o d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú; e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas; y
2. El solicitante de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”.
El examen de estos tres elementos tendrá como efecto establecer la cancelación del registro o la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en disputa, debiendo resolverse para ello una cuestión previa: La Constitución Política del Perú establece que los tratados celebrados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional y la Convención de Washington es uno de ellos. El art. 1 de dicho Tratado establece el principio de “trato nacional”, por el cual cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o domiciliados de otros Estados su legislación nacional sin discriminación alguna, otorgándoles un trato no menos favorable que el que da a sus propios nacionales o domiciliados. Conforme lo establece expresamente el artículo 3 de la Convención de Washington “[t]oda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados”. La ley nacional -en este caso- es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma derivada de un tratado de integración, que forma parte de la legislación peruana y que, en su artículo 154 establece que “[el] derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
De una interpretación del artículo 3ª citado, en concordancia con lo dispuesto por el principio de “trato nacional” consagrado en el artículo 1° de la Convención de Washington, fluye que siendo un principio del Derecho marcario andino que sólo el registro es constitutivo de derechos (a diferencia del sistema que rige en Estados Unidos de América) no puede reconocerse una protección mayor a un nacional de otro Estado que no cumple los requisitos formales establecidos en las normas legales del Perú, pues ello significaría un acto de discriminación en contra de los nacionales y domiciliados en Perú, hecho que no va acorde con el espíritu de trato igualitario a nacionales y domiciliados en Perú y en los demás Estados contratantes. Así, rechazó la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 según el sentido reclamado por Google.
En cuanto al fondo, la decisión se decanta por resolver el asunto sobre la base del principio prior in tempore potior in jure (reglado en la Política), considerando que el dominio Youtube.com.pe fue registrado el 29 de mayo del año 2006 y que el 7 de mayo del año 2007 es la fecha de registro más antigua de la marca Youtube en el Perú, que tiene un sistema marcario donde el registro es de carácter constitutivo, de manera que la fecha invocada del 14 de diciembre de 2006 como la primera solicitud ante el INDECOPI no puede tomarse en cuenta como marca previa siendo, en definitiva, ambas fechas posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, que así visto tiene mejor derecho.
Con respecto a la fecha de primer uso en el comercio y los registros de la marca Youtube en EE.UU y en el resto del mundo, así como su condición de ser una marca con un conocimiento extendido en Internet y a nivel mundial, alegadas por Google, con relación a las normas internacionales examinadas como cuestión previa, no cumplen con el primer requisito establecido en la Política, por lo que no es admisible pronunciamiento en tal sentido sobre las otras dos circunstancias contenidas en el artículo de la Política [dado que se trata de circunstancias copulativas].
En todo caso, la Política en su literal K "Disponibilidad de procedimientos judiciales" dispone que los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que el demandante (o demandado) sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión.
La Decisión fue pronunciada por Fanny Aguirre Garayar (Experto Único)
