IPTango se complace en compartir con sus lectores la siguiente publicación invitada.
En este artículo, Shirly Galante (Lerman & Szlak) analiza las estrategias y desafíos en el escenario actual del nuevo procedimiento de oposiciones en materia de marcas en Argentina.
El Proceso de Solicitud de Registro Marcario
Previo al análisis del nuevo procedimiento de oposiciones, resulta pertinente detallar las generalidades del proceso de solicitud de registro marcario de conformidad con la legislación argentina.
El proceso inicia con la presentación de la solicitud en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Una vez presentada, la solicitud se publica por 1 día en el Boletín de Marcas (Boletín), a efectos de darle publicidad. A partir de allí, se tienen 30 días para que terceros que crean tener mejor derecho, interpongan sus oposiciones.
Vencido el plazo para presentar oposiciones, se notifica al solicitante a través del Boletín, acerca de las oposiciones y vistas oficiales que hubiera recibido su solicitud de registro marcario, teniendo un plazo de tres meses (sumado a un mes adicional concedido a algunas notificaciones por Boletín) para negociar amistosamente con los oponentes.
Concluido el plazo amistoso de negociación, el INPI notifica por medio del Boletín, a todos los oponentes que no hubieran retirado las oposiciones, a efectos de que decidan si las mantienen o las retiran, en un plazo final de 15 días hábiles. Si las oposiciones se mantienen, en esta oportunidad pueden ampliarse los fundamentos y presentarse prueba, siendo obligatorio el pago de la tasa respectiva. Asimismo, los solicitantes son notificados por medio del Boletín, acerca de las oposiciones mantenidas, para que presenten su defensa en un plazo de 15 días hábiles.
Una vez finalizados los plazos de traslados entre partes, existe un período de prueba de 40 días hábiles, después del cual, se notifica a las partes por Boletín para que presenten argumentos finales en un período de 10 días. Dentro de dicho plazo, las partes podrán informar si se encuentran negociando en una mediación o algún otro método alternativo de resolución de conflictos, produciéndose la única interrupción prevista en el procedimiento, de 30 días hábiles contados desde la presentación al INPI. Vencido el mismo, comienza a computarse automáticamente un plazo de 10 días hábiles, para que las partes informen si han llegado a un acuerdo, o de lo contrario, continúa el procedimiento de oposiciones. Finalmente, el INPI resuelve.
El Nuevo Procedimiento de Oposiciones
Bajo la anterior regulación de la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362, en la medida que una marca hubiera recibido oposiciones, el solicitante tenía a su cargo el impulso principal del proceso, es decir, debía obtener el retiro de dichas oposiciones como condición necesaria para obtener la resolución final del registro marcario solicitado.
Por ello, al vencimiento del plazo de un año de negociación, el solicitante debía o bien obtener el retiro de las oposiciones, o haber iniciado acciones legales para obtener el levantamiento, incluyendo la mediación prejudicial obligatoria y la demanda de cese de oposición antes del vencimiento. De no cumplirse con estos pasos, la solicitud de registro marcario era resuelta como “abandonada” por el INPI.
De acuerdo con la nueva regulación de oposiciones incorporada a la Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 (Ley de Marcas modificada), por la Ley N° 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación, aprobada el 30/05/2018 y Resolución N° 183/2018 (Anexo I) (Resolución) aprobada el 12/07/2018, el oponente tiene la carga de impulsar la oposición.
En tal sentido, la nueva Ley de Marcas modificada, establece el marco legal del procedimiento (p.ej., el nuevo plazo de negociación entre partes; la vía recursiva de la resolución final que se suscite, etc.), en tanto que la Resolución se encarga de reglamentar la Ley, detallando cómo se llevará a cabo el procedimiento, con todos los pasos y exigencias puntuales.
La nueva dinámica de oposiciones consta esencialmente de dos etapas: el oponente presenta la oposición, luego se abre un período de negociación amistosa, y si la misma falla, se inicia el procedimiento de oposiciones en una segunda etapa, donde el oponente argumenta lo que a su derecho convenga, aporta las pruebas que considera pertinentes y paga una tasa adicional para mantener la oposición en el INPI. Si no lo hace, la oposición se convierte automáticamente en un “llamado de atención”, que no es vinculante para el examen de la solicitud de registro de marca.
El procedimiento de oposiciones se vuelve similar de alguna forma al proceso europeo, en el que se incentiva a las partes a negociar una solución más o menos amistosa durante la etapa previa al procedimiento de oposiciones.
Nuevas Estrategias Previas a la Oposición
La nueva regulación dio lugar a un cambio de enfoque y estrategias previas a la oposición en virtud de la necesidad del oponente de impulsar el procedimiento. Dichas estrategias incluyen entablar un contacto amistoso con el fin de llegar a un acuerdo; solicitar el desistimiento de la solicitud de registro marcario bajo apercibimiento de iniciar acciones legales; o incluso el envío de una Carta Documento solicitando el desistimiento y/o cese de uso de la marca (en caso de que la marca ya se use en el comercio), dentro de un plazo más reducido que el anterior que era de un año, por uno de tres meses.
Otra alternativa, aunque no tan efectiva, pero sin gastos oficiales, es la presentación de un “llamado de atención”. El llamado de atención es un escrito similar a una oposición pero que no implica el pago de tasas, el cual se presenta con la esperanza de que el INPI lo tenga en cuenta y se obstaculice el registro solicitado.
Tal como se ha mencionado, el llamado de atención no es vinculante por lo que el examinador no está obligado a considerarlo. Sin embargo, es una opción elegida por algunos solicitantes que desean abaratar costos sin necesidad de embarcarse en el procedimiento de oposiciones del INPI. No existe un plazo específico para presentarlo, pero se estila y es hasta conveniente, presentarlo en el período de oposiciones para que pueda ser evaluado por el analista durante el examen de la solicitud de registro marcario.
Desafíos del Procedimiento de Oposiciones en el INPI
El procedimiento se inicia con la notificación a los oponentes respecto de aquellas oposiciones que no se hubieran retirado durante el plazo de levantamiento amistoso de las mismas. Dicha notificación tiene la finalidad de que el oponente manifieste su interés en mantener las oposiciones y de ser así, se pague el arancel correspondiente.
El nuevo procedimiento de oposiciones representó un nuevo desafío para todos los Agentes de la Propiedad Industrial, dado que al inicio de su implementación no se tenía referencia sobre cómo funcionaría el proceso, las formalidades requeridas, así como el tipo de prueba que se admitiría, ya que la regulación al respecto no era lo suficientemente específica.
En cuanto a la postura adoptada por el INPI, de la lectura de las primeras resoluciones que se emitieron en el último año desde que se implementó la normativa, puede notarse que mayormente se resolvieron casos de clara confusión marcaria, aplicándose la normal jurisprudencia y doctrina marcaria, tal como lo haría el Poder Judicial.
Es así como se declararon fundadas las siguientes oposiciones:
Comentarios Finales
A continuación, se brindan algunas valoraciones respecto del nuevo procedimiento de oposiciones en la marcha:
Etapas de Presentación y Mantenimiento de la Oposición
Con miras a la celeridad procesal y sin incrementar excesivamente los costos, hubiera sido interesante que el procedimiento no se dividiera en dos etapas: presentación y mantenimiento de las oposiciones. En tal sentido, se podría haber incluido dentro de la misma etapa de presentación de oposiciones, los argumentos y prueba, tal como sucede en varios sistemas latinoamericanos. De tal suerte que, en dicha etapa se diera lugar a la negociación, sin necesidad de agregar una instancia y procedimiento por separado, como finalmente se hizo.
Celeridad
Originalmente, el objetivo era disminuir la llegada de este tipo de casos al Poder Judicial y acelerar los procesos marcarios. En la práctica, se ha demorado hasta 1 año el traslado de los argumentos del oponente al solicitante para ejercer su defensa, y hasta la fecha, se han emitido pocas resoluciones en relación con el caudal de procedimientos iniciados, por lo que no se puede confirmar la celeridad de los procesos.
Etapa de Prueba
Si bien existe una etapa de prueba (40 días hábiles), en la misma no intervienen las partes, sino que se limita a la actuación del INPI a través de constataciones en sus registros y páginas web, que se hubieren ofrecido y/o mencionado. Por lo tanto, la etapa de “argumentos finales”, similar a un alegato judicial, en el que se hace un resumen de todo lo transcurrido y la valoración de la prueba desarrollada, resulta en una repetición de la defensa inicial.
¿Menores costos?
Desde una perspectiva, el nuevo procedimiento de oposiciones es un sistema más justo que evita el abandono de centenas de solicitudes por parte de emprendedores y personas físicas que no tienen respaldo para costear gastos legales (p. ej., los relativos a la mediación) y judiciales, a través de procesos más económicos y rápidos. Sin embargo, desde otra perspectiva, se impone al oponente mayores costos, como es la tasa oficial por mantener la vigencia de cada oposición. El oponente, quien también puede ser una persona física y/o emprendedor, debe realizar el pago de la tasa a efecto de ser considerado parte en el proceso y mantener la oposición.
Asimismo, podría considerarse que la tasa de mantenimiento de oposición fue contemplada para ser cubierta por grandes empresas, las cuales tienen mayor respaldo económico que PYMEs o personas físicas. En este sentido, la tasa fue objeto de queja por parte de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, quien envió una Carta al INPI indicando su elevado valor (actualmente de $11.050) y solicitando – sin éxito - su reducción.
De igual forma, tampoco se considera una disminución de la tasa tratándose de procesos relacionados que se resuelven en conjunto por involucrar marcas idénticas en distintas clases, lo que sin duda contribuiría a conseguir el objetivo de disminuir los costos.
Desafíos de la Resolución Administrativa
Por último, representa realmente un desafío, o al menos durante los primeros años, para los analistas y expertos del INPI (organismo administrativo), emitir resoluciones adoptando funciones que, hasta la modificación de la Ley, eran jurisdiccionales.
Para concluir, se espera que el nuevo procedimiento de oposiciones cumpla con los objetivos esperados y comience a avanzar rápidamente.
