Un litigio marcario en torno a las galletas se ha resuelto en Colombia mediante fallo que sostiene que si en un sintagma existen denominaciones genéricas no deben ser consideradas en forma exclusiva para evaluar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, sino sólo ponderarse sus elementos dominantes distintivos.
En los hechos, la marca "Condimentos Noe Puro" fue registrada en la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia) que, mediante resolución número 12294 de 2003, rechazó por infundadas las oposiciones al registro efectuadas por la empresa Galletas Noel S.A. La Superintendencia encargada de la llevanza de los registros basó su resolución en que entre la "impresión en conjunto del signo 'Noe' y la marca 'Noel' no se advierten semejanzas que generen confusión directa o indirecta", puesto que la primera expresión hace referencia a un personaje bíblico que es de fácil recordación y el consumidor no lo confundiría con el signo Noel, término utilizado para identificar a Papa Noel." En cuanto a la gráfica la entidad estableció que la marca solicitada incluye un barco y que cada vela representa una letra de la palabra "Noe" lo que es suficiente para distinguir ambos productos.
No obstante Galletas Noel S.A. llevó el asunto al Consejo de Estado mediante una Acción de Nulidad y Reestablecimiento del Derecho instaurada contra las resoluciones de la SIC Nº 2294 de 30 de abril de 2003, 021981 de julio de 2003 y 022992 de 25 de agosto de 2003, mediante las cuales se concedió el registro de marca Noe Puro. Argumentó que se violó el artículo 61 de la Constitución Política el cual establece que el Estado debe proteger el derecho de un titular marcario. Sostuvo,además, que la expresión "condimentos" es genérica para clavos y canela y que "Puro" hace referencia a una cualidad de los productos de la clase 30 Internacional de Niza: café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, por lo que esa genericidad obliga a comparar Noe directamente con Noel.
El Consejo de Estado en proceso número 11001032400020040004401 determinó que las dos marcas en conflicto "Condimentos Noe Puro" y "Noel" cubren productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de Niza, incurriéndose en el primer requisito de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre régimen común de Propiedad Intelectual (de la que Colombia es parte), referente "a la identidad o relación entre los productos que se pretender proteger con el signo".
Además y conforme con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resuelta en el iter de este caso ( Proceso19-IP-2009) a requerimiento del Consejo de Estado, se determinó que al comparar las marcas en litigio, el juez debe identificar cuál es el elemento predominante, si el denominativo o el gráfico y sobre este realizar la comparación para establecer el riesgo de confusión. Así las cosas, las palabras de uso común, las genéricas o descriptivas pertenecen al dominio público y por lo cual no deben ser tenidas en cuenta de forma exclusiva por un titular marcario y quitarlo del uso general. Esta interpretación fue utilizada por el Consejo de Estado para resolver que las expresiones "Condimentos" y "Puro" son genéricas, y por lo tanto para hacer la "comparación entre los signos no se tendrán en cuenta", dejando el cotejo sólo entre las vocablos "Noe" y "Noel".
Sobre estos antecedentes, la Sala encontró que los signos enfrentados, son semejantes desde el punto de vista fonético, gráfico, visual, ortográfico y auditivo y la única diferencia es que "Noel" termina con la legra "L" lo que da poca diferencia en las marcas.
Finalmente, el Consejo de Estado determinó que si bien la expresión "Noe" es un nombre de un personaje bíblico y "Noel" es una palabra de uso común para evocar la navidad, "las semejanzas existentes entre los signos son determinantes para generar riesgo de confusión, porque además son de la misma clase 30 internacional, por lo que el consumidor puede fácilmente incurrir en esta, sobre el origen y la calidad de los productos y además se afectaría el derecho de quien era el titular de una marca".
Por lo tanto, se decidió anular las resoluciones de la SIC al considerar que los signos "no pueden coexistir pacíficamente en el mercado" al generar riesgo de confusión en el público consumidor y ordenó la revocación del registro.
