Chile: Jurisprudencia marcaria de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Chile ha resuelto, en sentencia de casación en el fondo del 13 de Abril de 2011, que el socio dueño de una marca comercial puede demandar en sede civil a la sociedad de que es parte, cuando ésta la ha utilizado sin su consentimiento. La redacción del artículo 14 de la Ley de Propiedad Industrial chilena permite afirmar que la autorización para usar una marca registrada debe constar de manera expresa, a través de la forma dispuesta por la ley. La sociedad es una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, uno de cuyos extremos lo configura la distinción de patrimonios.

El hecho que existan relaciones comerciales entre el demandante y la sociedad demandada, no impide a que aquél, como titular marcario, accione contra la sociedad que utilizó el signo de propiedad del actor sin su consentimiento expreso, pues se trata de personas distintas, con diferentes cuerdas de interés.El artículo 19 bis D de la Ley 19.039 dispone que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, pudiendo impedir el titular que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión, presumiéndose que existe confusión cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos. De esta forma, ha existido una lesión al derecho de propiedad industrial del demandante, pues la sociedad demandada ha procedido a utilizar la marca comercial de propiedad del primero, en términos idénticos al registrado, lo que hace presumir la existencia de error o confusión en los consumidores sobre la procedencia empresarial de los bienes comercializados.