Con fecha 30 de septiembre de 2011 la Corte Suprema de Chile ha resuelto acoger un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, anulando el fallo y declarando en la sentencia de reemplazo que la marca Iron Maiden es famosa y notoria, y la acción de nulidad de registro, en este caso, imprescriptible por el art. 6 bis del Convenio de París, aplicado directamente a la litis (autoejecutabilidad del Convenio).
La sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda de nulidad de registro de Iron Maiden por parte de Iron Maiden Holdings Limited, resolvió que al ser imprescriptible la acción de nulidad del registro marcario corresponde determinar la procedencia de las causales de nulidad invocadas por el demandante. Las marcas famosas tiene una protección especial que se traduce, entre otros aspectos, en que constituyen una excepción al principio de especialidad, ya que se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, pero de modo principal, en la circunstancia que a su respecto no rige la prescripción de la acción para pedir la nulidad de los registros que lesionen los intereses del titular de la marca notoria o renombrada, todo lo cual, a su vez, busca evitar en los consumidores la probable confusión sobre la procedencia empresarial de los productos. Por lo anterior, es aplicable la causal de nulidad fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, y en la infracción al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que conforme a la prueba documental, especialmente de los certificados que dan cuenta de registros de su marca en el extranjero para distinguir, entre otros, productos de la clase 25 y servicios de la clase 41, se acreditó fehacientemente que el demandante es el creador de la marca IRON MAIDEN, signo que, a su vez, ha alcanzado fama y notoriedad, a lo cual debe sumarse el hecho que las marcas son idénticas, circunstancias todas que impiden mantener la vigencia del registro impugnado. En consecuencia, se acogió la demanda de nulidad del registro N° 719.159, a nombre de Horacio Humberto Mardones Contreras, que corresponde a la renovación del registro N° 435.887, de la marca denominativa IRON MAIDEN que distingue todos los productos de la clase 25, debiendo procederse a la cancelación tanto del registro actual como del primitivo, antes individualizados.
La redacción del fallo correspondió al Ministro Nibaldo Segura Peña (rol 6002-2010).
