Chile: Proyecto de ley que modifica causal de irregistrabilidad de marcas, y agrega nulidad por vulgarización.

El 5 de octubre fue ingresada a trámite una propuesta (boletín 7250) de 10 diputados encauzada por la Comisión de Economía, Fomento y desarrollo de la Cámara para modificar el artículo 20 letra e) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial de Chile que, en su tenor actual, dispone que no podrán registrarse como marcas "Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse".

Según los diputados el problema que se presenta hoy con esta redacción es que se mezclan, en una misma norma, las causales que imposibilitan el registro de una marca determinada con aquellas consideraciones que permiten fundamentar una oposición. Plantearon que la ley vigente es clara al detallar las expresiones o signos que no son registrables, por ser indicativos, descriptivos, genéricos o de uso común, pero consideran que induce a dudas designar como no registrables, en términos genéricos, “las que no presenten carácter distintivo”.

El núcleo del asunto es que existe una relación de género y especie entre éstas y aquéllas, donde el género está compuesto por expresiones carentes de distintividad y la especie por aquellas indicativas, descriptivas, genéricas y de uso común. En otras palabras, todas las expresiones y signos indicativos, genéricos, descriptivos y de uso común, son carentes de distintividad.

Para los legisladores lo más relevante es la falta total de uniformidad en el criterio utilizado por el INAPI ya que para casos análogos, existen criterios dispares que conllevan que los funcionarios apliquen o interpreten dicha norma arbitrariamente. Argumentaron con el ejemplo siguiente: por un lado (según sostienen em el punto II Fundamentos del Proyecto de Ley) "se autorizó (sic) la inscripción de la marca dedicada al rubro de la telefonía móvil 'recarga fácil' y, en cambio, utilizando un criterio totalmente disímil no se autorizó el registro de la marca 'recarga conmigo' fundando su decisión en la carencia de distitividad". Lo anterior demuestra (en su concepto) que esta causal genérica de carencia de distintividad permite una interpretación demasiado ambigua que conlleva a que se provoquen arbitrariedades odiosas,  además de los gastos en que incurren los inscriptores, quienes desembolsan dinero en la presentación y publicación, entre otros, los que pierden al momento del rechazo.

Pero el proyecto no se queda ahí. Se hace cargo del fenómeno de la paradoja del éxito de la marca, creando una nueva causal de nulidad de registro marcario basado en lo que se conoce como "vulgarización de la marca", que como es sabido, tiene lugar cuando una marca debido a su mal uso o uso indebido o falta de acciones protectivas de genericidad pierde su capacidad distintiva y se confunde con el producto mismo que distingue (la marca "se come al producto", conforme la expresión usada por el Proyecto). Es decir, la marca se transforma en la forma habitual que los consumidores nombran el producto. Ejemplos clásicos en Chile son aspirina, confort, maízena, hawaianas entre otros. Básicamente  -sostienen- son marcas que actualmente mantiene su vigencia como propiedad industrial pero la observancia de los derechos que emanan de la misma no puede ser ejercida eficazmente en sede civil o penal, por lo que es una protección poco útil, siendo justamente el fenómeno inverso al del significado secundario (secondary meaning) o distintividad  sobrevenida consagrado en el artículo 19 inciso primero de la misma ley.

En cuanto a la forma y ajustando el texto a la moderna doctrina jurisdiccional, el Proyecto establece que toda resolución de rechazo de registro del INAPI, invocando alguna de las causales legales, deberá ser fundada.

En defintiva, propusieron la siguiente redacción del art. 20 letra e): no podrán registrarse como marcas: “Las que no presenten carácter distintivo, considerándose como tales: las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos y las que designen un origen comercial determinado.

Como acotación, el ejemplo de interpretación disímil incorporado en el Proyecto relativo a las marcas "Recarga fácil" (Nº 704944, clase 38, 2005) y "Recarga conmigo" (Nº 867434, clase 36, 2009) debe contener un error de transcripción, pues ambas solicitudes fueron denegadas, ambas por la causal comentada del art. 20 letra e)