Chile: Riesgo de confusión (y asociación) entre marcas de vino y cerveza
La sentencia dictada en la causa rol 101.771-2016, por la Segunda Sala -integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Juan Manuel Muñoz Pardo y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Jorge Lagos– acogió la oposición presentada por la empresa vitivinícola al registro de la marca de cerveza, por la similitud gráfica y fonética con su marca "Casillero del Diablo". En definitiva, resolvió que el tribunal de la instancia incurrió en error de
derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad puesto que no obstante haber concurrido los presupuestos que hacían procedente los motivos de
prohibición de registro del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial,
esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no los aplicó.
La casación advierte que dado que lo discutido no es
fáctico no requiere pronunciarse sobre aspectos probatorios (según la sana crítica), pues la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad
por la posibilidad de confusión, examen que debe efectuarse mediante la ponderación de
las características de las señas en conflicto. En otras palabras, declara básicamente que el riesgo de confusión (y de asociación) no es una cuestión de hecho, sino que de Derecho. Así, corresponde a los jueces del fondo calificar la irregistrabilidad mediante un juicio de subsunción racional, sin necesidad de prueba. 
En cuanto al fondo, resolvió que "concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica y fonética entre los signos es evidente. En efecto, la sustitución de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia dada la identidad de clases y productos que distinguen, a saber, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor y que la oponente comercializa a través de la reconocida marca "Casillero del Diablo", lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado".
El voto de minoría correspondió al ministro Juan Muñoz Pardo, que en síntesis argumentó para rechazar el recurso lo siguiente: del mérito de
autos se desprende que los contendientes se limitaron a hacer valer sus pretensiones, uno en orden a obtener un registro específico y el otro a oponerse al
mismo asilado en las elucubraciones que invocó; y el tribunal, atento al rol que le
corresponde, elucidó si ellos se subsumían o no en las disposiciones sustantivas
llamadas a resolver la cuestión, actividad de carácter eminentemente valorativa e
interpretativa susceptible de acarrear la invalidación del fallo si se verifica
atropello de ley, o sea, cuando se da a las normas decisoria litis un alcance ajeno
del asignado por el legislador, sea ampliando o restringiendo su preceptiva o al
hacer una falsa adaptación de las mismas, como sucede cuando impone que rijan
en una hipótesis no prevista por la ley o deja de aplicarlas en el caso
reglamentado.
Con apego a las directrices que brindan las normas y principios
consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los
artículos 19 y 20 de su ley especial, la valoración del signo que se realizó por los
magistrados no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes
normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada constituye
una interpretación acertada en lo que incumbe a las causales de irregistrabilidad
convocadas, pronunciamiento que no se vislumbra como distante de los
parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este
evento, del análisis de los signos y su confrontación, en vista de lo cual no se
divisa el error de derecho pretendido
