El Consejo de Estado resolverá si el registro de "American Legend" concedido la firma griega Karelia Tobacco Company, debe ser anulado, por la demanda instaurada por la Compañía Colombiana de Tabaco- Coltabaco dueña de la marca "American Gold".
Según la demanda, el registro previo de "American Gold" genera riesgo de confusión debido a que las similitudes entre sí son fundamentales, y se refieren a los mismos productos cubiertos por la misma clase 34 del nomenclátor de Niza, que distingue el tabaco; artículos para fumadores y cerillas.
En su oportunidad procesal Coltabaco se opuso al registro de Karelia en el año 2004, ante la División de Signos Distintivos por la causal de irregistrabilidad planteada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, debido a que American Legend es "similarmente confundible con American Gold y se pretende proteger los mismos productos, lo que incremente la posibilidad de confusión en el público consumidor". La oposición fue rechazada por no presentar semejanzas que generen confusión directa o indirecta pues el elemento predominante de cada signo es el denominativo, cada uno de los cuales tiene diferente significado. La División estableció además que aunque ambos signos cuenta en sus elementos gráficos (un ave), éstas se representan de forma diferente, lo que indica que los elementos figurativos y nominativos proporcionan a cada marca distintividad suficiente para ser distinguidos por el público consumidor. Bajo estos argumentos, la entidad en primera instancia decidió conceder el registro de "American Legend".
Coltabaco decidió recurrir de reposición con apelación subsidiaria buscando que la entidad anulara el registro. En primera instancia la División confirmó su fallo en 2007 y envió el expediente a la Superintendencia Delegada de la Propiedad Industrial con el fin de resolver la apelación presentada. En segunda instancia, Coltabaco sostuvo que la División se equivocó al conceder el registro, pues las marcas en conflicto presentan semejanzas que podrían generar confusión entre los consumidores en caso de coexistir en el mercado. Además, si bien las marcas no son idénticas, tienen elementos en común lo que podría generar en la "mente de los consumidores la idea equivocada que provienen del mismo fabricante" lo que afectaría el derecho en cabeza de la firma Coltobaco al tener la marca "American Gold". La Delegatura para la Propiedad Industrial estimó que si bien los signos coinciden en la expresión "American", sus denominaciones tienen significados conceptuales propios que son comprensibles por el público. La entidad estableció que "American Legend" se refiere a leyenda americana, mientras que "American Gold" es oro americano, lo que es fácilmente reconocido por el público medio. Junto a esto, el consumidor puede recordar los significados sin que se vea inducido a error en cuanto a los productos o en su origen empresarial.
Esto llevó a que se confirmara la decisión de la División de Signos Distintivos en el sentido de conceder el registro de la marca "American Legend" a la firma griega.
En la actual sede de discusión la Superintendencia de Industria y Comercio defiende el registro concedido a Karelia al indicar que si bien las marcas comparten la expresión "American" este no es el factor relevante en los signos y que en su conjunto puede ser diferenciado por el consumidor, además las características gráficas de las marcas hace que el público pueda identificar que se trata de diferentes compañías.
A propósito de este asunto, es recurrente en el mundo del conflicto marcario que tanto los planteamientos como las decisiones giren en torno a establecer si en un un caso dado las circunstancias de hecho (referidas a los signos) se adecuan o no a un estándar modelo contenido en una norma, para definir la existencia de la causal invocada, siendo una de las más frecuentes (mundialmente) el riesgo de confusión (likelihood of confusion). Dicha tarea está referida a una valoración técnica que, en síntesis, implica una análisis semiótico, propio de la Semiología (o Semiótica en la terminología de Pierce). Así como en el mundo de las patentes el examen pericial es previo a la resolución jurídica, no sería ajeno a la metodología industrial el uso de reportes técnicos en materia de signos, para uniformar criterios, sin perjuicio de los sofisticados y extensos argumentos (esencialmente comparativos y apoyados en precedentes) de las sentencias marcarias de algunos tribunales especializados (destacables son las de la comunidad andina y el TJUE en sede prejudicial) que han llevado a crear criterios de valoración complementarios del estándar base. En definitiva, desde un punto de vista lógico la denominada justificación interna de la decisión judicial (su forma lógica) requiere una adecuada justificación externa (de contenido) que bien podría aportarse mediante informes de semiología aplicada al mundo de las marcas cuando la discusión se decida en una comparación de signo contra signo.
