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Monday, 27 August 2018

First edition of Brazilian Case Law from the Board of Appeal

Patricia Covarrubia August 27, 2018 No comments:

On July 23, 2018 the Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) published online a report about decisions from the Board of Appeal which were issued in 2017.

The decisions consider the guidelines issued between 2013 and 2016 and contains analysis of 480 decisions. The publication aims to impart transparency and consistency on how the INPI applies the guidelines and so, providing a better view for applicants. It addresses several common controversial issues such as clarity and precision, enablement, novelty and inventive step in different areas such as electronics, telecommunications and pharmaceuticals.

This was clearly inspired from the Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. However, one downside is that it only contains excerpts from the decisions -- no commentary or explanation is provided. This is probably due to the small number of decisions actually analyzed and the fact that the INPI guidelines are relatively new. In comparison, it is noted that the European case law contains an explanation of the rationale used by the Board to reach decisions, and sometimes addresses situations where different conclusions were reached based on the specifics of each case.

Despite the above, this is an important milestone for Brazil and a first step towards a more complete understanding of the Brazilian practice.

Post written by Fernando Seixas
Pharmacist and Patent Specialist, Brazil

Chile: Riesgo de confusión (y asociación) entre marcas de vino y cerveza

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr November 02, 2017 No comments:

En fallo dividido, la Corte Suprema de Chile acogió un recurso de casación en el fondo y rechazó la solicitud de registro de la marca Camino del Diablo para cervezas por las similitudes con registro previo Casillero del Diablo de la Viña Concha y Toro.

La sentencia dictada en la causa rol 101.771-2016, por la Segunda Sala -integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Juan Manuel Muñoz Pardo y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Jorge Lagos– acogió la oposición presentada por la empresa vitivinícola al registro de la marca de cerveza, por la similitud gráfica y fonética con su marca "Casillero del Diablo". En definitiva, resolvió que el tribunal de la instancia incurrió en error de derecho en la aplicación de las normas sustantivas que regulan la irregistrabilidad puesto que no obstante haber concurrido los presupuestos que hacían procedente los motivos de prohibición de registro del artículo 20 letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, la posibilidad de error, engaño o confusión, no los aplicó.

La casación advierte que dado que lo discutido no es fáctico no requiere pronunciarse sobre aspectos probatorios (según la sana crítica), pues la cuestión se reduce a descartar motivos de irregistrabilidad por la posibilidad de confusión, examen que debe efectuarse mediante la ponderación de las características de las señas en conflicto. En otras palabras, declara básicamente que el riesgo de confusión (y de asociación) no es una cuestión de hecho, sino que de Derecho. Así, corresponde a los jueces del fondo calificar la irregistrabilidad mediante un juicio de subsunción racional, sin necesidad de prueba.

En cuanto al fondo, resolvió que "concretando estos conceptos al caso que se revisa, la similitud gráfica y fonética entre los signos es evidente. En efecto, la sustitución de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, del estudio de las coberturas que cada seña ampara se consolida la equivalencia dada la identidad de clases y productos que distinguen, a saber, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor y que la oponente comercializa a través de la reconocida marca "Casillero del Diablo", lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado".

El voto de minoría correspondió al ministro Juan Muñoz Pardo, que en síntesis argumentó para rechazar el recurso lo siguiente: del mérito de autos se desprende que los contendientes se limitaron a hacer valer sus pretensiones, uno en orden a obtener un registro específico y el otro a oponerse al mismo asilado en las elucubraciones que invocó; y el tribunal, atento al rol que le corresponde, elucidó si ellos se subsumían o no en las disposiciones sustantivas llamadas a resolver la cuestión, actividad de carácter eminentemente valorativa e interpretativa susceptible de acarrear la invalidación del fallo si se verifica atropello de ley, o sea, cuando se da a las normas decisoria litis un alcance ajeno del asignado por el legislador, sea ampliando o restringiendo su preceptiva o al hacer una falsa adaptación de las mismas, como sucede cuando impone que rijan en una hipótesis no prevista por la ley o deja de aplicarlas en el caso reglamentado. Con apego a las directrices que brindan las normas y principios consagrados en la legislación sobre propiedad industrial y que emanan de los artículos 19 y 20 de su ley especial, la valoración del signo que se realizó por los magistrados no aparece como el fruto de un razonamiento extraño a los márgenes normativos del derecho marcario y, por ende, la conclusión alcanzada constituye una interpretación acertada en lo que incumbe a las causales de irregistrabilidad convocadas, pronunciamiento que no se vislumbra como distante de los parámetros de estudio propios de esta disciplina, como los utilizados en este evento, del análisis de los signos y su confrontación, en vista de lo cual no se divisa el error de derecho pretendido

¿Es el Convenio de París autoejecutable?

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr January 12, 2012 1 comment:

¿Es autoejecutable el Convenio de París? La respuesta depende de cada Estado miembro. En Chile, en reciente fallo de casación en el fondo de la Corte Suprema, se ha dicho que sí, confirmando esta doctrina en su sistema de propiedad industrial, que tiene al caso O'Neill como otra de las sentencias que adoptan esta postura -no seguida por el Tribunal de Propiedad Industrial, por sus propias razones-.

En el caso de la marca DOCKERSSUN, la compañía Levi Strauss & Co. recurrió de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial que sostuvo la inejecutabilidad de este Tratado. Y la cuestión es relevante, pues mediante la decisión de aplicar directamente el Convenio a las partes - como individuos justiciables y no sólo a los Estados como comunidad jurídicamente organizada- se concluye que la acción de nulidad marcaria por registro de mala fe es imprescriptible.

La sentencia resuelve que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial cuyo artículo 6 bis N° 3, se reclamó infringido, entró a regir en Chile conjuntamente con la ley N° 19.039, a partir de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de septiembre de 1991, previa aprobación del Congreso Nacional, por lo que ese cuerpo normativo, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Corte Suprema, constituye ley de la República, y como tal es de obligatoria aplicación por los jueces.

En este sentido, agrega el fallo, el Convenio fue promulgado por D.S. N° 425 de 08 de Abril de 1991, y publicado en el Diario Oficial el 30 de Septiembre del mismo año, en cuyo antecedente se indica “ Y por cuanto dicho convenio ha sido aceptado por mí, previa aprobación del Congreso Nacional, según consta en el oficio N° 815 del Honorable Senado, de 28 de Enero de 1991, y el Instrumento de Adhesión se depositó ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con fecha 13 de marzo de 1991”.

Lo anterior, nos dice la sentencia, conduce necesariamente a sostener que el Tribunal de Propiedad Industrial - de segunda instancia-, incurrió en error de derecho al dejar de aplicar el Convenio de París, en su artículo 6 bis N° 3, atingente al caso, desde que a la fecha de la demanda, y su consiguiente notificación, esto es, 29 de Abril de 2008 y 23 de Junio del mismo año, respectivamente, tal cuerpo legal se encontraba vigente, sin perjuicio del examen que a su turno corresponde efectuar acerca de la concurrencia de los presupuestos materiales de la imprescriptibilidad que consagra tal disposición, cuestión esta última que debe analizarse por los tribunales del fondo al tratarse de los presupuestos fácticos que dan sustento a la norma. Esto no se contrapone con la posterior modificación introducida por la ley 19.996, publicada en el diario oficial el 11 de marzo de 2005, desde que esta última sólo incorporó a la ley 19.039, los principios reconocidos en el Convenio de París, desde 1991, fecha en la que entró en vigencia como ley de la República. Así, los jueces del fondo, se pronunciaron con infracción de ley que influyó en lo dispositivo del fallo, pues al resolver la prescripción opuesta por el demandado, como excepción de previo y especial pronunciamiento, la rechazaron, omitiendo aplicar la norma del artículo 6 bis N° 3 del Convenio de París, vigente a la fecha de notificación de la demanda.

Recordemos que el artículo 6 bis Nº 3 cuyo epígrafe reza "Marcas: marcas notoriamente conocidas", dispone que "[No] se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe", estableciendo el principio de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en el supuesto del registro de mala fe.

Lo que resuelve el fallo de casación Dockerssun no es una cuestión pacífica ni uniforme a nivel internacional. Las normas autoejecutables de un tratado son las que no requieren una modificación o creación legal para su ejecución. Ahora bien, la aplicación directa de los tratados internacionales a contiendas internas entre particulares implica dos dimensiones de análisis, una referida a la incorporación dentro de la jerarquía normativa de los tratados en un sistema interno, y otra referida al tipo de enunciados (jurídicos y metajurídicos) que contiene cada tratado, cuestiones que en apariencia se resuelven con una sola respuesta -como en la sentencia- aunque bien vistas las cosas, se trata de cuestiones analíticamente diferentes.

Como es bien sabido, la doctrina de la autoejecutabilidad tiene su origen en la estrategia de aplicación de la doctrina de los derechos humanos (Conforti,2001) y consiste en la aplicación del derecho internacional por los tribunales internos.Su aceptación depende de lo que establezcan los respectivos sistemas jurídicos nacionales. En el actual estado de la cuestión aún no existe ninguna norma internacional general que disponga de que forma los respectivos Estados deben incorporar el derecho internacional en sus sistemas jurídicos domésticos. Ni siquiera existe la obligación general de hacer que el derecho internacional ingrese al derecho interno.

En el caso chileno la recepción del Derecho Internacional -como el Convenio de París- está normada en cuatro artículos de la Constitución; 32 nº 15; 54 nº1; 93 nº 1 y en el inciso 2º del artículo 5º. Tales son las normas que regulan la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno. Si se asume que los tratados internacionales pueden ser aplicados directamente, surge la cuestión de determinar que tipo de enunciado normativo es el que se pretende hacer aplicable pues no todas las normas de un tratado son necesariamente reglas y, cuando más, se trata de principios, muchos de ellos directrices programáticas dirigidas a los Estados contratantes. En el caso del Convenio de París de 1883 de su texto aparecen tanto normas que contienen principios (sea en sentido estricto, sean directrices programáticas) como reglas (que mandan, prohíben y permiten). El artículo 6 bis, prima facie, contiene una regla que confiere un derecho a quien tiene un interés marcario para accionar de nulidad ante los tribunales del país miembro respectivo en los supuestos de signos notorios y renombrados, declarando que dicha acción, en el supuesto de mala fe, no prescribe en contra del titular.

No todas las normas de un tratado, como en toda clase de disposiciones normativas (constituciones, leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos, etc.) contienen un mismo tipo de enunciado jurídico.Sólo algunos son enunciados prácticos que contienen derechos accionables por los particulares y que admiten ser aplicados directamente por los jueces, y el art. 6 bis parece ser uno de ellos, lo que necesariamente obliga a distinguir en cada caso el tipo de norma de que se trate.

La sentencia del caso Dockerssun de 10/01/2012 corresponde al rol 10181-2010 redactado por el abogado integrante Sr. Luis Bates. Las sentencias de los casos O'Neill corresponden a los roles 2187/ 2188 de 2009, redactados por el Ministro titular Sr. Hugo Dolmestch.

Fuente de la sentencia: www.poderjudicial.cl

Texto completo de jurisprudencia de Propiedad Intelectual

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr December 14, 2011 No comments:

En entradas anteriores comentamos en el blog dos sentencias interesantes: la primera vinculada con el derecho de autor y derecho a la intimidad, relacionada con Gabriel García Márquez y un personaje de "Cien Años de Soledad". La segunda, por su parte, trata especialmente el requisito de fondo de patentabilidad conocido como "nivel inventivo" y la ilegalidad de la exigencia de un efecto sorprendente en Chile.

Para los interesados ambas están disponibles en su texto completo (PDF). La referida al escritor García Márquez se ha obtenido gracias a la gentileza de los abogados colombianos Maximiliano Aramburo y Víctor Pacheco. Los enlaces son gracias a Aurelio López-Tarruella: (1) Sentencia del Tribunal de Barranquilla (Colombia) y (2) Sentencia de la Corte Suprema de Chile.

Jurisprudencia: El efecto sorprendente es ilegal y no determina el nivel inventivo de una patente

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr December 01, 2011 No comments:

Un reciente fallo de casación en el fondo de la Corte Suprema de Chile ha resuelto un asunto de gran interés teórico y práctico relacionado con el rechazo de una solicitud de patente de invención de procedimiento, antes concedida en tres registros distintos (EE.UU., Canadá y Aripo).

La sentencia se relaciona con el requisito de fondo de patentabilidad denominado “nivel inventivo” (art. 32) y su apreciación por la sana crítica, así como con cuestiones relativas a la bilateralidad de la audiencia en el proceso de discusión pericial y la fuerza del informe del perito en la resolución administrativa que resuelve las concesiones de patente, estableciendo, finalmente, la inexigibilidad de la producción de un “efecto sorprendente” de la solución técnica (así exigido en la práctica por los informes periciales y resoluciones incluso del Tribunal de Propiedad Industrial), como un elemento ajeno al estándar legal de la altura inventiva. Se estimaron vulnerados los artículos 7, 16 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial de Chile (19.039).

En efecto, la sentencia resuelve que “[el] artículo 35 de la Ley 19.039, dispone que, para determinar si una invención tiene nivel inventivo, se debe considerar si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica".Esto significa que “el nivel inventivo corresponde a una determinación subjetiva que debe realizar el sentenciador sobre la base de un criterio objetivo, cual es, la perspectiva de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad y no aquél al que hubiere evolucionado a la fecha de análisis pericial”.

De esta manera el Tribunal de Propiedad Industrial -de segunda instancia- con "el fallo impugnado ha infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal del artículo 35 de la cita ley, pues se ha procedido a negar el registro de una solicitud, aplicando y exigiendo acreditar, para determinar el nivel inventivo, una categoría que van más allá de lo que requiere la ley [el efecto sorprendente]".

La Corte Suprema casando el fallo de instancia resolvió además que los jueces "al resolver el asunto controvertido, deben ponderar el informe pericial, el que constituye un antecedente más de aquellos que, se deberán valorar; es decir, la ponderación debe serlo de manera global, abarcando todos y cada uno de los antecedentes allegados, ajustada a criterios de racionalidad y de la experiencia, que consideren el valor conjunto de todos ellos y no solo de uno o algunos, de manera que permitan resolver adecuadamente el asunto".

Así "al considerar, únicamente, las razones técnicas dadas por el perito, para concluir que la presente solicitud de invención, carece de nivel inventivo, omitiendo toda consideración a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia que correspondía aplicar, prescindiendo en su análisis, de los elementos de convicción que estaban llamados a valorar, han infringido las normas que gobiernan el sistema de ponderación judicial de la prueba que dispone el artículo 16 de la Ley 19.039" .

Además. los jueces de la instancia, desatendieron el principio de bilateralidad de la audiencia (audiatur altera pars) alegado por el solicitante -recurrente- "en cuanto a que se vio impedido de ejercer su legítimo derecho a formular las observaciones que resultaban pertinentes sobre la materia, ya que, no se le otorgó el traslado respectivo, del referido informe pericial, infringiéndose de esta forma, lo dispuesto en el artículo 7 de la ley".

Finalmente el fallo nos recuerda que "si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, pues al hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica".

La sentencia -que puede considerarse "de escuela"- entró a conocer del fondo del asunto mediante el expediente de la infracción de leyes reguladoras de la prueba (en este caso regidas por la sana crítica), estableciendo varios principios que es bueno recordar: el procedimiento de concesión de patente es un procedimiento administrativo que deviene en judicial especial al momento de trabarse una controversia entre el solicitante y la administración y está íntegramente regulado por el principio de legalidad.

Los informes periciales contienen dictámenes técnicos que, junto con otros antecedentes del proceso -en este caso documentos de patente y registros previos- configuran los elementos de convicción del registrador que obra como juez especial, quien debe ponderarlos de acuerdo con el estándar de la sana crítica, exigencia que se hace extensiva al Tribunal de Propiedad Industrial.

Por su parte, el estándar legal contenido en los requisitos de fondo (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) son los únicos a los que se debe recurrir, tanto por los peritos como por los sentenciadores, para acoger o rechazar un derecho de exclusiva de esta clase, estimando al ya conocido "efecto sorprendente", como una exigencia ilegal, más allá que se trate de una interpretación del concepto jurídicamente indeterminado "persona normalmente versada en la materia técnica". Esta última expresión es un ideal abstracto (tal como "el buen padre de familia") que sirve de referente para el evaluador técnico y el resolutor, que en la práctica chilena ha devenido en la exigencia de la producción en el evaluador de un efecto sorprendente por parte de la realización respectiva, como una forma de medir la falta de obviedad de una determinada realización. Su utilización, en consecuencia, ha sido considerada por la Corte Suprema como ilegal (más allá de ser una práctica habitual, que no configura derecho porque la ley no se remite a ella), al no someterse al principio de legalidad que rige las actuaciones de las instituciones públicas.

La redacción del fallo correspondió al Ministro Nibaldo Segura Peña. El rol es 7244-10 y está disponible completo en www.poderjudicial.cl

Iron Maiden declarada marca notoria y famosa en Chile logra nulidad de registro

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr October 05, 2011 No comments:

Con fecha 30 de septiembre de 2011 la Corte Suprema de Chile ha resuelto acoger un recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia del Tribunal de Propiedad Industrial, anulando el fallo y declarando en la sentencia de reemplazo que la marca Iron Maiden es famosa y notoria, y la acción de nulidad de registro, en este caso, imprescriptible por el art. 6 bis del Convenio de París, aplicado directamente a la litis (autoejecutabilidad del Convenio).

La sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda de nulidad de registro de Iron Maiden por parte de Iron Maiden Holdings Limited, resolvió que al ser imprescriptible la acción de nulidad del registro marcario corresponde determinar la procedencia de las causales de nulidad invocadas por el demandante. Las marcas famosas tiene una protección especial que se traduce, entre otros aspectos, en que constituyen una excepción al principio de especialidad, ya que se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, pero de modo principal, en la circunstancia que a su respecto no rige la prescripción de la acción para pedir la nulidad de los registros que lesionen los intereses del titular de la marca notoria o renombrada, todo lo cual, a su vez, busca evitar en los consumidores la probable confusión sobre la procedencia empresarial de los productos. Por lo anterior, es aplicable la causal de nulidad fundada en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, y en la infracción al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas, toda vez que conforme a la prueba documental, especialmente de los certificados que dan cuenta de registros de su marca en el extranjero para distinguir, entre otros, productos de la clase 25 y servicios de la clase 41, se acreditó fehacientemente que el demandante es el creador de la marca IRON MAIDEN, signo que, a su vez, ha alcanzado fama y notoriedad, a lo cual debe sumarse el hecho que las marcas son idénticas, circunstancias todas que impiden mantener la vigencia del registro impugnado. En consecuencia, se acogió la demanda de nulidad del registro N° 719.159, a nombre de Horacio Humberto Mardones Contreras, que corresponde a la renovación del registro N° 435.887, de la marca denominativa IRON MAIDEN que distingue todos los productos de la clase 25, debiendo procederse a la cancelación tanto del registro actual como del primitivo, antes individualizados.

La redacción del fallo correspondió al Ministro Nibaldo Segura Peña (rol 6002-2010).

Coca Cola versus Cocaine: sentencia del primer round en Chile

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr September 10, 2011 No comments:

En Chile está teniendo lugar una disputa marcaria por el registro de la marca "Cocaine".

En el 2010 la empresa Redux Beverages LLC. de Estados Unidos solicitó registro de la denominación "Cocaine" con cobertura para clase 32 (bebidas energéticas, solicitud 918449) y clase 33 (licores, y bebidas energéticas que contengan alcohol, solicitud 918450). Coca Cola Company se opuso a ambos registros basada en los artículos 19 y 20 letras f) y k) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial (LPI). Por su parte el INAPI, haciendo uso de sus facultades oficiosas de la fase administrativa formuló también observaciones de fondo basado en los artículos 19 y 20, letras e), f) y k) de la misma ley. El solicitante contestó sólo la oposición para la solicitud clase 32 y no se recibió a prueba la causa, vale decir, no se estimó que hubiera hechos que probar, bastando la aplicación del estándar legal.

Tratándose de dos solicitudes diferentes la disputa se ha resuelto mediante dos fallos de idéntica factura en su parte resolutiva que, en síntesis, rechazaron ambos registros. Se resolvió, acogiendo las oposiciones basadas en el art. 20 f), que "Cocaine" significa "Cocaína" en inglés, término referido a una droga adictiva que se obtiene de las hojas de coca, lo que puede llevar a los consumidores a incurrir en errores o confusiones respecto del género y naturaleza de los productos. Se acogieron, además, las oposiciones basadas en la letra k) del mismo artículo considerando que la Cocaína es una sustancia prohibida por ley y, por lo tanto, resulta una expresión que atenta contra la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que no procede conceder su uso exclusivo y excluyente. Termina ratificando sus observaciones de oficio sobre los mismos literales anteriores y reconsidera su observación de la letra e) de genericidad, dejándola sin efecto.

El solicitante dedujo recurso de apelación respecto de la sentencia de la solicitud para clase 32, quedando firme el otro fallo de rechazo de registro para la clase 33.

Por su interés, las sentencias merecen algunas consideraciones: En cuanto a los requisitos de forma, tratándose de fallos judiciales deben someterse al estándar del art. 170 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento a la decisión, vale decir, desarrollar los razonamientos que determinen el fallo y contener las normas legales o principios de equidad del mismo, además de comprender en su resolución todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en juicio.

La sentencia de la solicitud clase 32 no contiene una ponderación razonada de las excepciones o defensas opuestas por el solicitante, pretiriéndolas, pues no basta reseñarlas en lo expositivo, sino que la ley exige referirse al contenido de la defensa frente a la demanda de oposición, valorativamente.

La mención de ilegalidad de la sustancia Cocaína, como base para la aplicación de una causal legal de irregistrabilidad, requiere de una mención expresa en el fallo de tal fundamento (correspondiente, en rigor, al articulado de la Ley 20.000 que sustituye a la ley N°19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su reglamento), no bastando la presunción de derecho sobre conocimiento de la ley para cumplir con el requisito formal, pues no se trata aquí de la prueba del derecho, sino de fundamentación jurídica de la sentencia.

En cuanto al fondo, la aplicación conjunta de dos o más causales de irregistrabilidad sobre una misma solicitud es cuestión aceptada en la jurisprudencia marcaria, no obstante que en determinados casos tal yuxtaposición puede implicar un conflicto lógico o de doble sanción, si se estima, en última ratio, a la declaración de irregistrabilidad como tal. Lógicamente, para negar un registro, una solicitud puede incurrir en una sola causal prohibitiva y quedar fuera del amparo marcario. En tal caso, es condición suficiente que un signo, por ejemplo, sea declarado contrario al orden público para excluirlo y así debe argumentarse en el fallo de rechazo.

Si además se considera que el signo como tal puede quedar afectado simultáneamente por otras causales, como generar confusión en cuanto al género o naturaleza del producto en los consumidores, el signo, ya impedido de ingresar al sistema por la primera causal, no tendría lógicamente que ser impedido nuevamente, bastando la primera de ellas. Algunas hipótesis de subsunción (de especie a género) a veces deben ser invocadas, en oposiciones y fallos, en mero abundamiento por defectos de técnica legislativa, que no deberían afectar la validez de la justificación final. Aún así, es discutible la invocación de causales que son lógicamente incompatibles en su justificación normativa aún cuando, en definitiva, conduzcan al mismo fin : negar el derecho de exclusiva. Así ocurre al afirmar, por ejemplo, que un signo no es registrable por ser contrario al orden público económico y, a la vez, que pueda causar confusión en el mercado al cual, por ser contrario a sistema, le estaría vedado ingresar. De alguna forma se puede sostener que se sanciona al requirente dos veces por el mismo hecho.

De contrario, es plausible afirmar que el rechazo al registro es uno solo, contenido como tal en la parte resolutiva de la sentencia definitiva condenatoria (que prohíbe registrar), siendo las causales invocadas meras consideraciones legales para apoyar el impedimento (art. 22 inciso final LPI) que no se anulan lógicamente (y no es pasible de casación formal) y que además, no hay tal sanción, pues el rechazo no es una pena ni un mal en sí mismo.

No obstante, si se mira desde el punto de vista de la nulidad registral (art. 20 de la ley chilena), que esencialmente es la discusión de la irregistrabilidad ex post registro por idénticas causas, se aprecia que al aplicarse una causal de nulidad (originaria, es decir, existente al momento del registro) no podría anularse dos veces por distintas normas prohibitivas infringidas, que es de lo que trata la nulidad: subsanar un vicio, y eliminar un registro que no debió efectuarse por impedimento legal. De esa forma se anula el registro, como acto viciado de invalidez, con la primera de las causales afectatorias, luego de lo cual el acto, como tal, desaparece como fenómeno jurídico, quedando como un mero hecho. En tal caso se trata de una sentencia declaratoria de un vicio originario, subsanable por prescripción extintiva de la acción (salvo mala fe), lo que permitiría diferenciar la sentencia de oposición de la de nulidad en sus diferentes naturalezas y, en definitiva, diferentes modos de impugnación de fondo. Adviértase que un signo no susceptible de domino marcario puede ser usado en el mercado sin exclusividad, lo que generará otro tipo de consecuencias extra marcarias, sobre todo tratándose de signos que han sido considerados contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres.

Finalmente, la sentencia declara irregistrable un signo por contener una denominación que es una palabra inglesa (Cocaine) que traducida al castellano está incluida en un catálogo de sustancias absolutamente prohibidas (tanto en producción como consumo). En base a esa fundamentación, toda denominación que mutatis mutandi se refiera a productos o servicios ilegales, conforme el ordenamiento jurídico chileno, sería contraria a la moral, las buenas costumbres y el orden público, estándares de naturaleza al menos controvertida. Esta interpretación judicial de una causal basada en consideraciones de moral pública, con todos sus matices y profundidades, abre un amplio espectro de signos que por analogía pueden caer en causales de irregistrabilidad, discutibles en sede oposición como en sede nulidad, vigentes los plazos prescriptivos. En todo caso, el mal gusto no es causal de irregistrabilidad.

Textos completos: sentencia sobre solicitud clase 32 y sentencia sobre solicitud clase 33.

Chile: Jurisprudencia marcaria de la Corte Suprema

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr June 16, 2011 1 comment:

La Corte Suprema de Chile ha resuelto, en sentencia de casación en el fondo del 13 de Abril de 2011, que el socio dueño de una marca comercial puede demandar en sede civil a la sociedad de que es parte, cuando ésta la ha utilizado sin su consentimiento. La redacción del artículo 14 de la Ley de Propiedad Industrial chilena permite afirmar que la autorización para usar una marca registrada debe constar de manera expresa, a través de la forma dispuesta por la ley. La sociedad es una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, uno de cuyos extremos lo configura la distinción de patrimonios.

El hecho que existan relaciones comerciales entre el demandante y la sociedad demandada, no impide a que aquél, como titular marcario, accione contra la sociedad que utilizó el signo de propiedad del actor sin su consentimiento expreso, pues se trata de personas distintas, con diferentes cuerdas de interés.El artículo 19 bis D de la Ley 19.039 dispone que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, pudiendo impedir el titular que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión, presumiéndose que existe confusión cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos. De esta forma, ha existido una lesión al derecho de propiedad industrial del demandante, pues la sociedad demandada ha procedido a utilizar la marca comercial de propiedad del primero, en términos idénticos al registrado, lo que hace presumir la existencia de error o confusión en los consumidores sobre la procedencia empresarial de los bienes comercializados.

Chile: Jurisprudencia en materia de nulidad de registro de marcas

Rodrigo Ramirez Herrera @ramahr January 26, 2011 No comments:

En el marco de un juicio especial sobre nulidad de la transferencia del registro de la marca Picasso, para servicios de las clases 35, 37 y 39 del nomenclátor de Niza, se dictó sentencia de rechazo de recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante de nulidad, Indivisión Picasso, compuesta por los dueños de los derechos de propiedad intelectual de la obra del pintor Pablo Picasso, señores Paloma Ruíz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruíz Picasso, Bernard Ruíz-Picasso y Claude Ruíz-Picasso, en contra de la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que revocó la decisión de primer grado que daba lugar a la pretensión de nulidad.

La doctrina de la Corte Suprema expresa que la factura de venta, emitida por el martillero público a nombre del adjudicatario de una marca comercial en pública subasta, es título suficiente para su anotación al margen del registro a favor del nuevo titular.

La especialidad de la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, que contiene el régimen de marcas chileno, no abarca las transferencias forzadas de los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, resultan plenamente aplicables las normas generales sobre enajenación obligada de especies sujetas a un proceso de quiebra (como es el caso) que, en la situación de los bienes incorporales de naturaleza mueble, como ocurre con las marcas comerciales, se rigen por la Ley de Quiebras, actualmente incorporada al Código de Comercio, cuyo artículo 122, dispone que: "Las especies corporales muebles se venderán al martillo y los valores mobiliarios que tengan cotización bursátil, en remate en bolsa de valores", cuyo símil procesal se encuentra en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, respecto de los bienes muebles embargados.

Con el rechazo de la casación, el registro de marca Nº 601576 del Inapi (renovación del registro Nº 365512) quedó a firme a nombre del legítimo adjudicatario, cuyo nombre social contiene un apellido homónimo al signo distintivo.

CERLALC: Base de datos de legislación y jurisprudencia

Aurelio Lopez-Tarruella Martinez June 18, 2010 1 comment:

Con esta entrada, en IP Tango queremos llamar la atención sobre el encomiable trabajo que Ricardo Antequera Parilli y el resto de miembros de CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) están haciendo, con el apoyo de UNESCO, con su base de datos de legislación nacional, instrumentos internacionales y jurisprudencia.

La parte de legislación incluye vínculos a todas las leyes de los países iberoamericanos (incluyendo España y Portugal). Pero lo más interesante es la selección de sentencias que alberga, las cuales no se limitan a Iberoamérica sino que también recoge decisiones de países como Francia, Reino Unido o Alemania traducidas al castellano. En muchos casos dichas sentencias vienen acompañadas de comentarios elaborados por expertos en la materia.

Un trabajo encomiable de muchisima utilidad para académicos y profesionales del Derecho de la propiedad intelectual. Aquellas personas interesadas en colaborar en el proyecto pueden escribir a Aurelio (aurelio (at) ua.es) que les pondrá en contacto con los responsables del mismo.